La cuestión de cuándo se puede utilizar una marca es algo que vemos a menudo y que a menudo se malinterpreta. Muchas de las empresas más grandes y poderosas del mundo son fanáticas de sus marcas. Pero eso significa que el público a menudo no sabe cómo se comparan sus derechos de la Primera Enmienda con el poder de censura de los derechos de marca. Todo esto llegó a un punto crítico en un caso sobre un juguete para perros.
El Tribunal Supremo de EE.UU. emitió el jueves una decisión en el caso Jack Daniel's Properties contra VIP Products, un caso de marcas en el que participamos como amicus curiae. La cuestión principal ante el Tribunal era si la prueba Rogers -una prueba especial para la infracción de marcas que protege más la libertad de expresión- debía aplicarse a la parodia de VIP de las marcas de Jack Daniel's para un juguete para perros "Bad Spaniels". Los juguetes novedosos para perros no son exactamente el centro de atención habitual de la EFF, pero este caso era importante porque el Tribunal Supremo nunca se había pronunciado sobre la validez de la prueba Rogers. Activistas, artistas y usuarios habituales de Internet utilizan a menudo marcas registradas con fines expresivos, y la prueba Rogers proporciona una importante protección frente a las amenazas legales.
La buena noticia es que el Tribunal no rechazó la prueba Rogers ni la modificó. En su lugar, falló en contra de VIP por motivos más limitados, sosteniendo que las protecciones reforzadas de la Primera Enmienda de Rogers no se aplicaban porque VIP utilizaba "Bad Spaniels" como marca propia, es decir, para identificar el origen del producto.
Como explicó el Tribunal, la característica definitoria de una marca es que señala a los consumidores la procedencia de un bien o servicio. Por ejemplo, cuando uno ve la palabra "Oreo" en un paquete de galletas, sabe que esas galletas proceden de la misma empresa que todos los demás paquetes de galletas Oreo. Por tanto, "Oreo" es una marca registrada. En ese mismo paquete, también puede ver las palabras "galletas de chocolate tipo sándwich". Eso le da cierta información sobre lo que hay dentro, pero no le dice nada sobre quién hizo las galletas, así que esa frase no funciona como marca. La ley de marcas se basa en el supuesto de que saber quién ha fabricado las galletas (o el juguete para el perro, o el whisky) le ayuda a decidir qué comprar. La ley regula el uso de las marcas para que los consumidores puedan confiar en sus asociaciones entre marca, origen y experiencia.
En opinión del Tribunal, utilizar la marca de otra persona (o una versión modificada de la misma) para designar la procedencia de sus propios productos "entra dentro del ámbito del derecho de marcas" y, por lo tanto, no merece una mayor protección de la Primera Enmienda, incluso si también la utiliza para transmitir algún otro mensaje. Sin embargo, si no utiliza la marca como identificador de origen, la prueba de Rogers puede aplicarse a cualquier demanda por infracción contra usted.
Nos alivia que la prueba Rogers permanezca prácticamente intacta, y nos gustaría pensar que nuestro informe amicus sobre la importancia social de los usos expresivos de las marcas y la prueba Rogers ayudó a persuadir al Tribunal para que mantuviera su criterio restrictivo. Sin embargo, nos preocupa la forma en que el Tribunal ha dictado sentencia.
Uno de los problemas es que los intereses de la Primera Enmienda pueden justificar una mayor protección incluso para los identificadores de fuente cuando van unidos a obras expresivas. Como explicamos en un amicus curiae que presentamos en un caso del Noveno Circuito sobre el uso del nombre "Punchbowl News" por parte de un medio de comunicación, los términos de identificación de la fuente también pueden ser componentes importantes de la expresión de un orador. Además, lo que está en juego en virtud de la Primera Enmienda es siempre más importante en los casos de marcas que afectan a obras expresivas, porque una sentencia puede dar lugar a la eliminación de información e ideas de la esfera pública. El Noveno Circuito emitió inicialmente una opinión coincidente con la nuestra. Pero cuando el Tribunal Supremo concedió la revisión del caso Jack Daniel's, el Noveno Circuito dejó en suspenso la aplicación de su decisión a la espera del resultado de este caso.
Y lo que es peor, incluso la expresión que no identifique la fuente puede verse perjudicada si un tribunal se equivoca o si la carga de disputar esta cuestión frena la expresión lícita. En algunos casos, es evidente que el uso impugnado no actúa como identificador de la fuente, por lo que la decisión de Jack Daniel's no cambiará nada. Pensemos en los cuadros de Andy Warhol sobre latas de sopa Campbell: A nadie se le ocurriría pensar que la inclusión de las marcas de Campbell's pretendía decir quién había hecho los cuadros. Pero también habrá casos más cercanos. Por ejemplo, una camiseta que tiene la marca "JUST DO IT" de Nike debajo de una imagen de la pipa con forma vagamente de swoosh del cuadro "La traición de las imágenes" de René Magritte. Creemos que es obvio que el gráfico no funciona como marca comercial. Pero esto podría parecerse más a la forma en que Nike utiliza sus propias marcas, y los tribunales ya se muestran más reacios a aplicar la prueba Rogers en casos relacionados con camisetas u otros medios que consideran "comerciales" en lugar de formas artísticas tradicionales, aunque la expresión asociada no sea menos valiosa.
Por último, es preocupante que el Tribunal pasara directamente de concluir que los usos de marcas que identifican la fuente entran dentro del "núcleo" del derecho de marcas a concluir que no era necesario ningún otro escrutinio de la Primera Enmienda. Este enfoque está en consonancia con una tendencia frustrante en los casos de marcas y derechos de autor a prescindir de las formas tradicionales -y más protectoras- de análisis de la Primera Enmienda aplicadas a las restricciones a la libertad de expresión en otras áreas del derecho. A pesar de los esfuerzos del Congreso por dar cabida a la libertad de expresión, los derechos estatutarios nunca prevalecen sobre los derechos constitucionales, y nos decepciona que el Tribunal no haya evaluado las cuestiones en consecuencia.
